贝思兰德：专利权人赢了侵权官司，一算账居然亏了17.52万元！

2021年2月25日了结的一桩专利侵权旧案（（2019）最高法知民终369号，下称：本案），由本案审判法官编写入选了2022年出版的《最高人民法院案例选（第6辑）》，并于近日转载于最高人民法院知识产权庭微信公众号，本案判决确定的裁判规则对代理行业，对专利权人，乃至对专利制度可能会产生意义深远的影响。

一、专利权人17.52万元的负收益是怎么来的？

涉案专利为专利号为ZL201620180916.4（公告号 CN205398909U）、名称为“一种自动橡筋机”的实用新型专利，专利权人是台州朗进缝纫机电有限公司（下称：朗进公司），该专利申请日为2016年3月10日，授权公告日为2016年7月27日。

朗进公司2018年起诉浙江南邦科技有限公司（下称：南邦公司）生产销售的设备侵犯其前述实用新型专利权，宁波市中级人民法院受理此案，一审庭审日期为2019年2月21日，判决日期为2019年6月20日。

一审判决前，针对涉案专利，案外人宋向魁于2019年4月1日向国家知识产权局提起无效宣告请求，在该无效宣告请求审查过程中，专利权人于2019年5月21日提出修改权利要求，将原权利要求7中的部分附加技术特征以及原权利要求9的全部附加技术特征补入原权利要求1，形成新的独立权利要求1，并于2019年7月26日提交权利要求书的修改替换页。国家知识产权局于2019年8月12日作出第41362号无效请求审查决定，宣告涉案专利的权利要求部分无效，在专利权人于2019年7月26日提交的修改后的权利要求1-9的基础上维持涉案专利有效。

从时间上看，在本案一审判决作出后，国家知识产权局对涉案专利修改后的权利要求的保护范围作出了行政决定予以确认。

涉案专利授权公告时的权利要求1的文本如下：

涉案专利经过无效程序，修改后的权利要求1与授权公告时的文本对照如下：

1.一种自动橡筋机，包括送料装置、拉料装置、翻转机械手装置、进给导轨装置和缝纫装置，其特征在于：所述送料装置与拉料装置分别设置于翻转机械手装置两端，所述翻转机械手装置与进给导轨装置连接固定，所述送料装置包括第一机架与第二机架，所述的第一机架设有第一电机带动的第一送料主动轮，所述的第二机架设有第二电机带动的第二送料主动轮，所述的第一机架上端设有第三电机带动的理料滚轮；所述翻转机械手装置包括能绕第一轴心转动的第一夹具、能绕第二轴心转动的第二夹具、设置在第一夹具与第二夹具之间的托料架和固定机架 ,所述第一夹具、第二夹具及托料架均设置在固定机架上，所述的固定机架间隔设有用于驱动第一夹具绕第一轴心旋转运动的驱动电机和用于驱动第二夹具绕第二轴心旋转运动的反转气缸，所述的驱动电机为闭环步进电机，所述托料架可沿固定机架方向向缝纫装置方向做水平位移；所述托料架后端连接设有水平导轨，所述水平导轨上设置有推进气缸推动托料架前后位移；所述导轨上端固定连接设有顶出气缸，所述顶出气缸前端设有顶带挡片，所述托料架上端面设有顶带缺口，所述顶带挡片可沿顶带缺口的缺口方向位移进行调节距离；所述拉料装置包括可夹持橡筋带的夹持机构以及拖动该夹持机构移动的滑动机构；所述的第一送料主动轮转动并在第一送料主动轮与第二送料主动轮之间输入设定长度的橡筋带，所述拉料装置的夹持机构夹持第二送料主动轮出料口处的橡筋带端部，并在第二送料主动轮的辅助送料下，滑动机构带动橡筋带位移穿过第一夹具和第二夹具，然后通过设置于第二送料主动轮出料口处的切料机构将橡筋带切断；所述第一夹具和第二夹具夹住切下的橡筋带两端后，分别绕第一轴心和第二轴心旋转橡筋带的两端固定在托料架上，进给导轨装置带动橡筋带位移至缝纫装置针头下端进行缝制。

7.根据权利要求1所述的自动橡筋机，其特征在于：所述第一夹具与第二夹具均包括上夹体、下夹体，所述第一夹具与第二夹具对称设置，所述下夹体上设有夹紧气缸驱动上夹体上下位移，，所述驱动电机具有第一驱动轴，所述的第一驱动轴通过第一连接臂与所述的第一夹具相连接；所述的反转气缸具有第二驱动轴，所述的第二驱动轴通过第二连接臂与所述的第二夹具相连接。

8 .根据权利要求7所述的自动橡筋机，其特征在于：所述机架上端设置有气动架，所述气动架上设置有吹气管对准托料架上端，所述吹气管沿气动架垂直方向平行设置；所述机架包括左电机板与右电机板，所述气动架与左电机板、右电机板连接处设有腰型孔，通过螺钉连接固定。

10 .根据权利要求9所述的自动橡筋机，其特征在于：所述拉料装置与翻转机械手装置下部设有接料转盘。

修改后维持有效的权利要求1，是以修改前的权利要求1为基础，通过增加修改前的权利要求7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征以及修改前的权利要求9的全部附加技术特征，修改后的权利要求1在涉案专利原始的权利要求书中并不存在。

这种修改方式属于国家知识产权局令第74号《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》中规定的无效宣告程序中权利要求书新的修改方式“权利要求的进一步限定”，“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

《国家知识产权局令第74号 》

在74号局令实施之前的《专利审查指南 2010》规定的无效宣告程序中权利要求书的修改方式的其中一种为“权利要求的合并”。 “权利要求的合并”以权利要求为修改单位，允许的是从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，且合并后的新的权利要求必须包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。

《专利审查指南2010 》

74号局令的修改方式“权利要求的进一步限定”则既可补入从属于同一个独立权利要求的技术特征，也可补入从属于不同的独立权利要求的技术特征。如此以来，在74号局令之后社会公众基本上不可能预测无效程序中专利权人将会提出怎样的权利要求修改方案，一定程度上使得专利授权公告的公信力有所减损，进而不利于基于专利技术方案的产业创新和稳定发展。

一审判决后，被告上诉至最高人民法院，最高法院于2019年8月26日立案。在本案中最高法院认定：专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

最高法院在判决书中认定“本案被诉侵权产品的生产、销售均发生在涉案专利修改的权利要求被确权之前，因此，南邦公司之前所生产、销售的落入涉案专利修改后的权利要求1、2、7的保护范围的被诉侵权产品，为侵权产品，南邦公司应当停止侵权并赔偿朗进公司的经济损失”。

最终法院进一步认定“本院在考虑涉案专利类型、本案具体情节、朗进公司为本案所支付的合理开支以及综合考量前述论述的基础上，酌情确定南邦公司支付朗进公司的经济损失及维权合理开支的赔偿数额为5万元。”

就本案而言，专利权人朗进公司的侵权诉讼确实打赢了，但其直接成本支出就有22.52万元，获赔则是5万元，最终专利权人自己损失17.52万元！具体如下：

单从赔偿金额观察，本案最高法确定的“朗进公司的经济损失及维权合理开支的赔偿数额为5万元”实际上等于一审法院认定的维权合理开支：“调查和制止侵权行为支出的合理费用5万元”，二者项目对比，相当于朗进公司的经济损失实际认定为0，代表着被告在修改的权利要求被确权之前的行为虽然会被认定为侵权行为，但不需要赔偿原告损失。

二、本案之后有哪些重要影响？

由于本案终审法院是最高人民法院知识产权法庭，必将对下级法院在处理类似案件时产生重要影响。另，最高法院知识产权庭微信公众号转载本案审理法官撰写的并被收录于《最高人民法院案例选（第6辑）》的本案案例《以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定》，其中明确提出“本案二审判决有效解决了以进一步限定方式修改权利要求可能带来的对专利公示公信力减损的影响，在一定程度上实现了专利权人与社会公众利益之间的平衡。为此确定如下规则：以进一步限定方式修改权利要求，由于修改后权利要求的技术方案在原专利文本中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对依此方式修改维持有效的权利要求，在后续的侵权纠纷程序中，落入该修改后的权利要求保护范围的被诉侵权技术方案，尽管应当认定被诉侵权技术方案侵权，但在确定赔偿数额时亦应当充分考量该种修改方式对专利公信减损的弥补。”

在前述最高法院的裁判“规则”下，专利权人如何避免无效程序中“进一步限定方式修改权利要求”带来的不利后果，成为一个必须面对的议题。

从本案裁判说理及本案法官所撰写案例文章中可以获知，最高法院认为通过“进一步限定方式修改权利要求”:

（1）有可能会出现经过确权程序所确认有效的修改后的权利要求在原始的专利文本之中并不存在之情形；

（2）按照我国之前实行的专利确权程序中有关专利权利要求书的修改方式，经过确权程序所确认的修改后的权利要求肯定都会记载在涉案专利原始的专利文本之中；

（3）按照“权利要求的进一步限定”的修改方式，在一定程度上是牺牲了专利信息公开的稳定性以图保障其有效性，对专利信息公开的既往公信力有一定程度的减损进而需要弥补。

结合本案来看，本案中专利权人在无效程序中通过增加修改前的权利要求7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征以及修改前的权利要求9的全部附加技术特征，产生了前述修改后权利要求1在涉案专利原始的专利权利要求书之中并不存在的现象，减损了既往公信力，最高法院最终以减少被告的侵权数额来进行公信力的弥补。

三、专利权人如何做，才能避免赢官司导致的得不偿失的局面？

事后来看，本案原始权利要求书的撰写是否存在不足而需要克服的呢？

进一步地，如何撰写权利要求，才能使得在确权程序中即使需要修改权利要求，也可尽量保持在74号局令之前的修改方式即能解决问题，而不会产生“修改后的权利要求在原始的专利文本之中并不存在之情形”，避免被最高法院适用公信力减损弥补规则？

一般来说，之所以会产生在确权程序中需要修改权利要求的情况，至少包括两类原因：

第一类原因，撰写人在撰写原始专利文件时，对现有技术、本发明技术方案或者现有技术与本发明技术方案的差异掌握不够，理解、归纳或者表达出现了偏差，以至于在无效程序中受到第三方挑战时才面临真正考验，这种情况属于实质层面的问题，要想完全避免也是不可能的，无论是代理机构的专利代理师亦或者是企业的专利工程师，在任务压力或者绩效压力下，总是存在时间、精力如何分配到个案的现实问题。要更好地解决这类问题，企业需要在高质量撰写品质和必要成本之间取得平衡。通常来说，有质量保障的专利撰写品质应该获得更高的专业报酬。

第二类原因，撰写人的撰写技巧或者撰写技术有所欠缺。优秀的专利撰写人经过艰苦的专业训练，掌握了必备的知识，且需要持续学习更新，经过了无数案件的撰写实战，才掌握了必备的撰写技能，最终成为一、两个技术领域的专家。以本案专利涉及的权利要求来说，原始权利要求7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”这一技术特征本质上是独立的技术特征，从撰写技巧上来说这一技术特征是可以单成一项并直接附属于原权利要求1的；同样的，原权利要求9的附属关系也是可以附属于其它权利要求，如权利要求1的；另外，原权利要求10也有类似问题。

第二类原因是一个相对容易解决的问题，但现实中却常常会发生的缘由，除了撰写人的能力、经验欠缺之外，另外一个可能的原因是由于权利要求涉及的技术特征数量众多，会导致撰写人或者撰写人的审核人常常顾此失彼，无法及时发现撰写瑕疵。

本案中最高法院确立的权利要求确权程序中权利要求修改公信力减损弥补规则，使得前述第二类理论上可以避免的原因导致的后果，对权利人来说变得无法承受。正如上述谈及，单纯依靠人力是不可能完全避免此类问题的，这就给利用软件技术来解决此类问题提出了方向，贝思兰德（Baseland）知识产权管理系统的智能核稿功能正在不断创新，为此类问题提供了可行的解决方案。

四、结语

最高法院通过本案创立的“权利要求的进一步限定”的修改方式导致的专利公信减损的弥补规则将会对代理机构、专利权人产生重要影响，需要引起利益相关人的重视，以避免出现赢了官司却得不偿失的情况！

参考资料：

1.授权公告日为2016年7月27日的实用新型专利ZL201620180916.4公告本

2.（2019）最高法知民终369号判决书

3.2022-12-15，最高法知识产权庭微信公众号文章：邓卓｜以进一步限定方式修改的权利要求的侵权判定